ЯКУ ПРОЦЕДУРУ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ОБРАТИ - ЗВИЧАЙНУ ЧИ ПРИСКОРЕНУ? В ЧОМУ ПЕРЕВАГИ ПРИСКОРЕНОЇ ПРОЦЕДУРИ?

Нещодавно один з наших клієнтів, який вирішив зареєструвати торговельну марку (надалі також - ТМ), попросив детальніше розповісти про різницю між звичайною та прискореною процедурами реєстрації ТМ, і головне питання, яке його хвилювало, звучало приблизно так: «А які переваги я отримаю, якщо оберу прискорену процедуру реєстрації ТМ?» Нам видалося, що це питання може цікавити й Вас, а тому було вирішено присвятити відповіді на нього окрему публікацію.

Як Ви, напевно, знаєте, в Україні існує дві процедури реєстрації ТМ - звичайна, яка триває орієнтовно 1 рік 9 місяців - 2 роки, та прискорена, яка триває орієнтовно 7-9 місяців. Ознайомитися детально з особливостями кожної з процедур Ви можете в матеріалах «Реєстрація торговельної марки в Україні» та «Прискорена реєстрація торговельної марки» відповідно. Аби не повторюватися, тут відзначимо лиш, що основна різниця між зазначеними процедурами полягає в строках реєстрації ТМ та вартості реєстрації ТМ.

А в даній публікації перед нами стоїть завдання окреслити, які ж переваги надає прискорена процедура реєстрації ТМ і коли її варто обирати.

Від нашого клієнта, про якого було згадано вище, пролунало наступне твердження як пояснення до поставленого ним питання: «Якщо з моменту подання мною заявки на реєстрацію ТМ за мною зберігається пріоритет, то я можу спокійно почекати два роки, а протягом цього часу буду продовжувати розвивати свій бізнес.»

З одного боку це формулювання абсолютно логічне - для чого нести додаткові матеріальні витрати, якщо нагальної потреби у свідоцтві про реєстрацію ТМ немає, однак, в ньому криються певні ризики. Так, як ми вже неодноразово зазначали, з моменту подання заявки на реєстрацію ТМ за Вами зберігається так званий пріоритет, який означає, що в разі, якщо будь-яка третя особа після Вас подасть на реєстрацію тотожне або схоже до ступеня змішування позначення з Вашим позначенням щодо тих самих або споріднених товарів та (або) послуг, їй буде відмовлено у реєстрації. Однак, варто розуміти, що убезпечення себе від ризиків, обумовлених ситуацією, описаною вище, не є запорукою успішної реєстрації Вашого позначення. Особливо це стосується тих, хто самостійно подає позначення на реєстрацію без правового супроводу фахівців у сфері права інтелектуальної власності. Це пояснюється тим, що перед поданням заявки на реєстрацію ТМ в таких випадках навряд чи заявником проводиться детальний аналіз його позначення на відповідність умовам надання правової охорони ТМ.

Законодавство України містить ряд підстав для відмови у реєстрації ТМ. Ознайомитися з деякими з них Ви можете у матеріалі «Отримали повідомлення про можливу відмову у реєстрації торговельної марки? Що робити?» Так ось, навіть при всебічному попередньому аналізі Вашого позначення фахівцем на предмет його відповідності умовам надання правової охорони ТМ анулювати абсолютно всі ризики, пов'язані з можливою відмовою у реєстрації, особливо, якщо мова йде про так звані «спірні» позначення, практично неможливо. Максимально мінімізувати - так, анулювати - практично неможливо, тому Вам варто замислитися, якщо Вам дають гарантію 100%, що Ваше позначення буде зареєстроване. Повертаючись до твердження нашого клієнта, змоделюємо ситуацію: заявка на реєстрацію ТМ за звичайною процедурою подана, позначення активно використовується у підприємницькій діяльності, що, як Ви розумієте, потребує суттєвих матеріальних вкладень, минає 1 рік 9 місяців, експерт виносить рішення про можливу відмову у реєстрації позначення, дії, спрямовані на подолання попередньої відмови, не увінчалися успіхом. Як наслідок, час втрачено, кошти втрачено, результату немає.

Описану ситуацію ні в якому разі не варто сприймати, як заклик до вибору виключно прискореної процедури реєстрації ТМ. Вона - лиш демонстрація, що при виборі процедури реєстрації ТМ мають бути адекватно співставлені потенційні витрати на прискорення процедури реєстрації ТМ і потенційні витрати у випадку відмови у реєстрації ТМ за звичайною процедурою. Іншими словами, Ви маєте зробити для себе висновок: що Вам вигідніше - обрати прискорену процедуру і в найкоротший можливий строк отримати фінальне рішення за заявкою або ж обрати звичайну процедуру і нести ризик втрати Ваших інвестицій в розвиток бізнесу протягом строку реєстрації ТМ.

Підсумовуючи цей блок, прискорену процедуру ми рекомендуємо застосовувати, якщо Ви активно розвиваєте бізнес, пов'язаний з використанням поданої на реєстрацію ТМ, і він потребує суттєвих матеріальних вливань. Однак, наголосимо, що кожна ситуація індивідуальна і потребує окремого аналізу.

Пов'язаний з попереднім блоком й ще один випадок, коли ми рекомендуємо застосовувати прискорену процедуру реєстрації ТМ - при знову ж таки активному розвитку бізнесу і планах його розширення в найближчому майбутньому на іноземні країни, для чого швидше за все знадобиться міжнародна реєстрація ТМ. Перевага такого підходу полягає в мінімізації ризиків, пов'язаних з відмовою у реєстрації Вашого позначення не тільки в Україні, а й в іноземних країнах, оскільки, якщо міжнародна заявка за Мадридською системою буде подана на основі національної заявки, а в Україні Вам буде відмовлено у реєстрації ТМ, анульована буде й міжнародна реєстрація ТМ, що призведе до матеріальних втрат. Якщо ж Ви оберете прискорену процедуру реєстрації ТМ в Україні, Ви можете скористатися таким механізмом: подання заявки на реєстрацію ТМ в Україні - отримання через 6 місяців рішення про реєстрацію ТМ (на свідоцтво про реєстрацію ТМ можна не чекати) - подання міжнародної заявки на реєстрацію ТМ на основі національної заявки, але з розумінням, що позитивне рішення про реєстрацію ТМ в Україні за Вами. Перевагою прискореної процедури реєстрації ТМ в даному випадку є ще й збереження за Вами пріоритету при поданні міжнародної заявки, який полягає в тому, що у разі, якщо Ви подали міжнародну заявку протягом 6 місяців з моменту подання національної заявки, міжнародна заявка вважатиметься поданою в дату подання національної заявки.

Ще однією суттєвою перевагою прискореної процедури реєстрації ТМ є можливість наблизити момент, коли Ваша ТМ буде активно працювати на Вас. Мова про випадки, коли Ви, наприклад, перед поданням заявки на реєстрацію ТМ вже тривалий час використовуєте Ваше позначення у своїй діяльності, і воно на ринку має сформовану репутацію й упізнаваність, що дозволяє Вам пропонувати його до використання третіми особами шляхом видання ліцензій або укладання договорів комерційної концесії (договорів франчайзингу). Скажімо, Ви отримали привабливу пропозицію від третьої особи, яка бажає використовувати Ваше позначення на умовах ліцензійного договору (а як Ви знаєте, ліцензійний договір, як і договір франчайзингу, може бути укладений тільки, якщо Ваше позначення зареєстроване як ТМ, і Ви набули на нього прав, які засвідчуються свідоцтвом про реєстрацію ТМ). Скориставшись прискореною процедурою реєстрації ТМ, Ви в найкоротший можливий строк можете отримати свідоцтво про реєстрацію ТМ і надати право на використання останньої третій особі. Очевидно, що в такому випадку Ваші витрати на прискорену процедуру реєстрації ТМ будуть окуплені.

І насамкінець не могли обійти увагою ще одну важливу перевагу прискореної процедури реєстрації ТМ - отримання в найкоротший можливий строк домену першого рівня (.ua). Це особливо важливо для певних сфер діяльності, які, як правило, пов'язані з наданням послуг/продажем товарів виключно через мережу Інтернет, оскільки домен першого рівня сприяє більшій довірі до сайту і його просуванню серед пошукових систем. А нагадаємо, що без свідоцтва про реєстрацію ТМ отримати домен .ua неможливо.

Підсумовуючи все зазначене вище, не можна оминути увагою той факт, що обирати прискорену процедуру реєстрації ТМ чи ні - рішення, яке Ви маєте прийняти для себе самостійно, однак, таке рішення має бути прийнято, на наше глибоке переконання, залежно від особливостей Вашої ситуації. Уніфікованих підходів, на жаль чи на щастя, бути не може.

Також підкреслюємо, що переваги прискореної процедури реєстрації ТМ, описані нами вище, не можуть Вами сприйматися, як заклик до дії. Ми наголошуємо, що правильне рішення щодо вибору процедури реєстрації ТМ може бути прийняте тільки на основі глибинного аналізу характеристик Вашої діяльності і її потреб.

У разі необхідності консультації залиште, будь ласка, Вашу заявку, і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.