ОТРИМАЛИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО МОЖЛИВУ ВІДМОВУ В РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ? ЩО РОБИТИ?

Передусім не панікувати.

Попередня відмова - це ще не остаточне рішення, а тому є всі шанси на успішну реєстрацію Вашої торговельної марки (надалі також - ТМ).

Алгоритм Ваших дій, спрямованих на подолання попередньої відмови у реєстрації ТМ, має виглядати наступним чином.

І. Аналіз підстав, якими експерт аргументує можливу відмову у реєстрації Вашої ТМ.

Підставами для відмови у реєстрації ТМ можуть бути:

• ТМ суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі;
• ТМ зображує або імітує державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки без дозволу відповідного компетентного органу або власника;
• ТМ не має розрізняльної здатності та не набула такої внаслідок її використання;
• ТМ складається лише з позначень, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;
• ТМ складається лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг;
• ТМ може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;
• ТМ може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;
• ТМ складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
• ТМ відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;
• ТМ відтворює назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;
• ТМ містить географічні зазначення, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару;
• ТМ на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг тощо.

Як Ви помітили, існує достатньо велика кількість підстав для відмови у реєстрації ТМ. Звертаємо Вашу увагу, що це лише частина з них. Повний перелік Ви можете знайти у статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Експерт у повідомленні про можливу відмову у реєстрації ТМ може вказати як одну, так і декілька підстав, а тому на цьому етапі Ваше основне завдання - ознайомитися з ними і спробувати по кожній з підстав знайти аргументи, які б свідчили на Вашу користь.

ІІ. Підготовка мотивованої відповіді.

Основне завдання мотивованої відповіді - переконати експерта, що підстави для відмови у реєстрації ТМ, які він виклав у своєму повідомленні, до Вашої ТМ не застосовні.

Для цього Ви маєте на кожну підставу, викладену експертом, надати максимально ґрунтовну відповідь, яка б спростувала його позицію і змусила прийняти Вашу сторону.

Давайте розглянемо на прикладі.

Припустимо, Ви отримали повідомлення про можливу відмову у реєстрації Вашого словесного позначення, оскільки, на думку експерта, воно є схожим настільки, що його можна сплутати з уже зареєстрованою словесною ТМ для тих самих товарів і послуг.

Які аргументи Ви маєте викласти у мотивованій відповіді на захист своєї позиції?

Відразу хочемо Вас попередити, що якою б не була підстава для попередньої відмови у реєстрації Вашої ТМ, маєте реально оцінювати свої шанси. Звісно, боротися за своє позначення варто, але це має бути розумна боротьба. Якщо Ви подали на реєстрацію ідентичне з уже зареєстрованою торговельною маркою позначення і всіма силами будете доводити, що відсутні підстави для відмови у реєстрації Вашого позначення, очевидно, що закон буде не на Вашій стороні.

Ми ж у цьому матеріалі говоримо про випадки, коли для подання мотивованої відповіді є підстави (іншими словами, коли Ви не просто переконані, що Ви хочете і маєте зареєструвати Ваше позначення як ТМ незважаючи ні на що, а коли для цього є принаймні мінімальне розумне обґрунтування).

Отож, повертаємося до нашого прикладу.

Аби переконати експерта, що заявлене Вами на реєстрацію позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати з уже зареєстрованою ТМ, ми рекомендуємо Вам продемонструвати у мотивованій відповіді порівняння обох позначень за звуковим, графічним та смисловим критеріями схожості.

Ваше завдання - виділити ознаки, за якими Ваше позначення явно відрізняється від протиставленої Вам ТМ. Якщо мова йде про звуковий критерій, варто акцентувати увагу на різниці у звучанні позначень, якщо про графічний критерій - різниці у сприйнятті позначень пересічними споживачами, зокрема через використання різних алфавітів, шрифтів, чергування заголовних та рядкових літер тощо, якщо про смисловий критерій - різниці у закладених в позначення ідей. 

Рекомендуємо Вам підходити до порівняння позначень з використанням можливостей Вашої фантазії на повну силу (однак, звісно, в розумних межах). І пам'ятайте, що незначних деталей не існує - те, що Вам може здатися не вартим уваги, насправді може виявитися визначальним. Будьте послідовними у Вашій аргументації. Викладіть свої аргументи на папері, перечитайте їх, за необхідності відкоригуйте, дайте собі часу ще трохи обдумати написане, перечитайте ще раз, можливо, щось зможете додати.

Так, до речі, мотивована відповідь не вимагає якоїсь конкретної форми, а тому свої аргументи Ви можете викладати у довільному порядку. Звісно, радимо вказати Вам дані заявника і номер та дату заявки, щодо якої Ви подаєте мотивовану відповідь.

ІІІ. Подання мотивованої відповіді в Укрпатент.

Коли мотивована відповідь готова, і Ви переконані, що всі аргументи викладені, час подавати її до Укрпатенту. Ви можете це зробити, подавши мотивовану відповідь наручно або скориставшись звичайною чи електронною поштою.

Подання мотивованої відповіді не вимагає сплати збору чи мита, це абсолютно безкоштовна можливість, яка надається заявнику з метою, аби він міг відстояти свою позицію і захистити своє право на реєстрацію ТМ, проте, тільки у випадку, якщо мотивована відповідь подається у визначений законом строк.

Подати мотивовану відповідь до Укрпатенту Ви маєте право протягом двох місяців з моменту отримання Вами повідомлення про можливу відмову у реєстрації ТМ. Наполегливо рекомендуємо Вам слідкувати, аби не пропустити цей строк, оскільки його поновлення вимагатиме додаткових витрат, так само, як і його продовження.

Так, якщо двох місяців Вам замало для підготовки мотивованої відповіді, Ви можете клопотати перед Укрпатентом про продовження цього строку до трьох місяців або до шести місяців. В першому випадку це коштуватиме 800,00 гривень, в другому випадку - 1600,00 гривень. Аналогічна ситуація і з поновленням строку для подання мотивованої відповіді: за подання клопотання про поновлення строку протягом трьох місяців від його спливу маєте сплатити 800,00 гривень, за подання клопотання про поновлення строку після трьох місяців, але до шести місяців після його спливу - 1600,00 гривень.

Сподіваємося, матеріал вище виявився корисним для Вас.

У разі необхідності у кваліфікованій підготовці мотивованої відповіді на попередній висновок експертизи про можливу відмову у реєстрації торговельної марки, команда arIPat з радістю Вам у цьому допоможе. Залиште свою заявку або зв'яжіться з нами за номером телефону 096 769 5591.