Міжнародна реєстрація ТМ. Розширення дії ТМ закордоном

Територіальне розширення передбачає право власника міжнародної реєстрації торговельної марки розширити перелік країн, в яких торговельна марка користуватиметься правовою охороною.

Наприклад, Ви скористалися Мадридською системою міжнародної реєстрації торговельних марок і отримали правову охорону Вашого позначення в Німеччині, Сполучених Штатах Америки та Пакистані, однак, з часом у Вас виникла потреба розширити географію дії Вашої торговельної марки ще й на Швецію та Індію. Ось саме з цією метою і діє механізм територіального розширення міжнародної реєстрації торговельної марки, про який ми з Вами й поговоримо.

Передусім варто відмітити, що територіальне розширення міжнародної реєстрації торговельної марки можливе виключно у тому випадку, коли Ваша торговельна марка була зареєстрована в іноземних країнах за Мадридською системою міжнародної реєстрації торговельних марок. Якщо Ви реєстрували Вашу торговельну марку в іноземних країнах шляхом звернення в кожне з патентних відомств зазначених країн, механізм територіального розширення міжнародної реєстрації торговельної марки Вам не доступний.

Що може стати причиною для територіального розширення міжнародної реєстрації торговельної марки?

Перше. На момент, коли Ви подавали заяву про міжнародну реєстрацію Вашої торговельної марки, потреби у наданні їй правової охорони на території країн, в яких зараз Ви хочете отримати її правову охорону, не було.

Друге. На момент, коли Ви подавали заяву про міжнародну реєстрацію Вашої торговельної марки, країна, в якій Ви б також хотіли отримати правову охорону Вашої торговельної марки, не долучилася до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (надалі - Протокол). Наприклад, якщо Ви подавали заяву про міжнародну реєстрацію Вашої торговельної марки у січні 2021 року і хотіли отримати її правову охорону в тому числі й в Об'єднаних Арабських Еміратах (а станом на січень 2021 року Об'єднані Арабські Емірати ще не долучилися до Протоколу), то з 28 грудня 2021 року, коли для цієї країни Протокол набув чинності, Ви можете скористатися механізмом територіального розширення міжнародної реєстрації торговельної марки на територію Об'єднаних Арабських Еміратів.

Чи щодо всіх країн-учасниць Мадридського союзу доступний механізм територіального розширення міжнародної реєстрації торговельної марки?

За загальним правилом, територіальне розширення міжнародної реєстрації торговельної марки можливе у відношенні будь-якої країни-учасниці Мадридського союзу.

Однак, існує декілька країн, які встановили, що якщо відомості про міжнародну реєстрацію були внесені в Міжнародний реєстр до вказаної нижче дати, то територіальне розширення міжнародної реєстрації торговельної марки на їх території не допускається:

Що ж робити у випадку, якщо, наприклад, відомості про міжнародну реєстрацію Вашої торговельної марки внесені в Міжнародний реєстр, скажімо, 15 вересня 2019 року, а Ви би хотіли скористатися механізмом територіального розширення міжнародної реєстрації торговельної марки і надати їй правову охорону на території Бразилії?

На жаль, такий механізм для Вас не доступний.

Проте, Ви маєте два способи, як отримати правову охорону Вашого позначення на території Бразилії (так само, як і на території решти чотирьох країн зі списку вище):

• подати нову заяву про міжнародну реєстрацію торговельної марки, скориставшись Мадридською системою міжнародної реєстрації торговельних марок і обравши Бразилію (та/або іншу з чотирьох країн зі списку вище);
• подати заяву про реєстрацію торговельної марки в патентне відомство Бразилії (або патентне відомство необхідної Вам країни зі списку вище).

Скільки коштує скористатися механізмом територіального розширення міжнародної реєстрації торговельної марки?

Міжнародне мито, яке підлягає сплаті у зв'язку з територіальним розширенням міжнародної реєстрації торговельної марки, складається з:

• основного мита (basic fee) у розмірі 300 швейцарських франків;
• додаткового мита (complementary fee) у розмірі 100 швейцарських франків за кожну вказану країну за винятком випадків, коли вказаною країною встановлюється індивідуальне мито;
• індивідуального мита (fees of contracting parties), яке встановлюється певними країнами і не вимагає сплати додаткового мита (complementary fee) (індивідуальне мито встановлене, наприклад, Канадою, Фінляндією, Грузією, Мексикою).

Прорахувати вартість Ваших витрат у зв'язку з територіальним розширенням міжнародної реєстрації торговельної марки Ви можете, скориставшись калькулятором.

Якщо заява про територіальне розширення міжнародної реєстрації торговельної марки подається до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (надалі - Міжнародне бюро) не безпосередньо, а через національне патентне відомство (Укрпатент), то додатково сплачується збір за подання такої заяви у розмірі 1600,00 гривень.

Який строк дії правової охорони торговельної марки у зв'язку з територіальним розширенням міжнародної реєстрації торговельної марки?

Датою територіального розширення міжнародної реєстрації торговельної марки, заява щодо якого була подана безпосередньо до Міжнародного бюро, вважається дата її одержання останнім.

Датою ж територіального розширення міжнародної реєстрації торговельної марки, заява щодо якого була подана до Міжнародного бюро через національне патентне відомство (Укрпатент), вважається дата її одержання Укрпатентом, якщо останнім вона була передана до Міжнародного бюро протягом двох місяців з цієї дати.

І в першому, і в другому випадку строк правової охорони торговельної марки у зв'язку з територіальним розширенням міжнародної реєстрації торговельної марки спливає в ту саму дату, що й міжнародна реєстрація. Наприклад, якщо Ви подали заяву про територіальне розширення міжнародної реєстрації торговельної марки безпосередньо до Міжнародного бюро, і на дату отримання останнім Вашої заяви міжнародна реєстрація діяла вже 6 років, то строк правової охорони торговельної марки у зв'язку з територіальним розширенням міжнародної реєстрації закінчиться через 4 роки. У зв'язку з зазначеним необхідно аналізувати кожну конкретну ситуацію на предмет того, чи не є доцільним спочатку продовжити строк дії міжнародної реєстрації, а вже потім подати заяву про територіальне розширення міжнародної реєстрації торговельної марки.

Який строк мають країни для прийняття рішення про відмову в наданні правової охорони торговельній марці у зв'язку з територіальним розширенням міжнародної реєстрації і повідомлення про це Міжнародного бюро?

Як і щодо міжнародної реєстрації, застосовуються два строки:

• 12 місяців, якщо і країна походження торговельної марки (в нашому випадку Україна), і країна, де запрошується правова охорона торговельної марки, є учасниками як Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, так і Протоколу (строк у 12 місяців буде застосовуватися, наприклад, в Португалії, Нідерландах, Франції);
• 18 місяців, якщо країна, де запрошується правова охорона торговельної марки, є учасницею тільки Протоколу (строк у 18 місяців буде застосовуватися, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, Сполученому Королівстві, Туреччині).

Команда arIPat надає наступні послуги щодо реєстрації торговельних марок в іноземних країнах:

• реєстрація торговельних марок за Мадридською системою міжнародної реєстрації торговельних марок;
• реєстрація торговельних марок шляхом звернення до національних патентних відомств усіх країн світу;
• реєстрація торговельних марок на території СНД;
• територіальне розширення міжнародної реєстрації торговельних марок;
• супроводження торговельних марок, зареєстрованих в іноземних країнах.