Реєстрація торгової марки (ТМ) в Україні: Запитували - відповідаємо.

Запитання № 1. У мене є два позначення, які відрізняються між собою тільки взаємним розміщенням словесного та зображувального елементів - в одному словесний елемент розташований під зображувальним елементом, в другому - вертикально праворуч від зображувального елемента. Мені необхідно реєструвати кожне з них чи достатньо якогось одного?

Універсальної відповіді на поставлене запитання, на нашу думку, бути не може, однак, варто враховувати наступне.

Перше. Якщо Ви реально використовуєте (плануєте використовувати) тільки одне з них, достатньо зареєструвати тільки це позначення.

Друге. Якщо Ви використовуєте (плануєте використовувати) обидва позначення, і вони, справді, мають незначну відмінність (як описано вище), можна зареєструвати тільки одне з них, а щодо іншого буде застосовуватися законодавчо визначене правило, відповідно до якого таке позначення охоронятиметься як й зареєстроване Вами позначення, оскільки торговельна марка вважається використаною, якщо її застосовано у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Третє. Якщо Ваше завдання - максимально убезпечити себе від недобросовісного використання Ваших позначень, Ви використовуєте (плануєте використовувати) обидва позначення, є сумніви, чи не змінюватиме інше розташування словесного та зображувального елементів в цілому відмітності торговельної марки і у Вас є бюджет на реєстрацію обох позначень, краще зареєструвати обидва позначення.

Запитання № 2. Чи можна прискорити прискорену процедуру реєстрації торговельної марки?

Особливістю прискореної процедури реєстрації торговельної марки є те, що вона розпочинається не раніше, ніж через 3 місяці з моменту подання заявки на реєстрацію і дозволяє отримати рішення за заявкою протягом 3 місяців з моменту зарахування коштів за прискорення реєстрації. Таким чином, перший строк у 3 місяці є непорушним, а другий строк у 3 місяці - як правило, теж (тільки якщо експерт, який проводитиме експертизу Вашої заявки, зможе раніше винести рішення, що відбувається вкрай рідко). Таким чином, відповідь на Ваше запитання є негативною. Як максимально скоротити строк реєстрації торговельної марки, Ви можете знайти в публікації «Зареєструвати торговельну марку швидко: 5 лайфхаків у 2022 році».

Запитання № 3. За результатами проведеного пошуку була виявлена тотожна торговельна марка, але свідоцтво на неї вже втратило чинність. Чи може мені бути відмовлено у реєстрації мого позначення у зв'язку з цим?

Відповідь на це запитання залежить від того, коли свідоцтво на протиставлену Вам торговельну марку втратило чинність. Якщо вже минуло 2 роки з моменту припинення дії свідоцтва, Ви можете подавати своє позначення на реєстрацію, оскільки така торговельна марка не нестиме для Вас ризику відмови у реєстрації. Якщо вказаний строк ще не минув, власник свідоцтва на торговельну марку може в будь-який час до його закінчення подати позначення на повторну реєстрацію, і він матиме пріоритет, а Вам буде відмовлено у реєстрації.

Запитання № 4. Був проведений пошук на тотожність та схожість позначення. «Проблемних» позначень виявлено не було. Подала позначення на реєстрацію. Отримала попередню відмову у зв'язку з виявленням схожого до ступеня змішування позначення. Що робити?

Перше, про що варто сказати. Проведення пошуку на тотожність та схожість позначення - дуже важливий етап реєстрації торговельної марки, який дозволяє мінімізувати ризики, пов'язані з відмовою у реєстрації. Важливо підкреслити, мінімізувати, але, на жаль, не виключити.

Коли Ви замовляєте пошук, а потім отримуєте його результати, варто пам'ятати про дві речі: по-перше, звіт за результатами проведеного пошуку не має наперед встановленої сили для експерта, який буде проводити кваліфікаційну експертизу за Вашою заявкою, по-друге, в обох випадках має місце людський фактор з його світоглядом, досвідом, унікальними підходами до вирішення тих чи інших завдань, як наслідок - два експерти можуть по-різному оцінити Ваше позначення в порівнянні з іншими позначеннями.

Що стосується Вашої ситуації, Ви протягом 2 місяців з моменту отримання повідомлення про можливу відмову у реєстрації позначення (попередньої відмови) можете подати до Укрпатенту мотивовану відповідь з обґрунтуванням підстав, які мають слугувати на користь реєстрації Вашого позначення. Як підготувати мотивовану відповідь, Ви можете ознайомитися в публікації «Отримали повідомлення про можливу відмову в реєстрації торговельної марки? Що робити?»

Запитання № 5. Подана заявка на реєстрацію торговельної марки у двох класах МКТП. Виникла необхідність додати ще один клас МКТП. Як це зробити?

На жаль, додати класи МКТП до вже поданої заявки неможливо. Єдиний шлях - подавати нову заявку для необхідного Вам класу.

Запитання № 6. Чи можна подати на реєстрацію декілька позначень в одній заявці?

На відміну від законодавства про охорону прав на промислові зразки, яке дозволяє в одній заявці подати на реєстрацію до 100 промислових зразків, об'єднаних єдиним класом МКПЗ, законодавство щодо охорони прав на торговельні марки встановлює правило «одна заявка - одне позначення». Відтак, відповідь на Ваше запитання є негативною.