Як оформити передання прав на торговельну марку Європейського Союзу?

Власник торговельної марки Європейського Союзу (надалі також - ТМ ЄС) має право передати права на неї третій особі. Про те, як це зробити правильно, й поговоримо далі.

В Україні, наприклад, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку передбачає два, невіддільні один від одного етапи, - спочатку сторони, правовласник і правонаступник, мають досягнути згоди щодо всіх істотних умов передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, що знаходить закріплення в укладеному між ними однойменному договорі, а далі, аби таке закріплення набуло юридичної сили, сторони зобов'язані подбати про виконання формальностей перед національним патентним відомством щодо державної реєстрації факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

В Європейському Союзі діє схожий механізм, але зі своїми особливостями.

Реєстрація факту передання прав на ТМ ЄС не є обов'язковою, тобто для надання юридичної сили такому факту сторонам, правовласнику і правонаступнику, достатньо дійти згоди щодо всіх істотних умов, уклавши відповідний договір. Однак, хоча й реєстрація факту передання прав на ТМ ЄС не є обов'язковою, ми рекомендуємо не ігнорувати її. Пояснення такій рекомендації доволі логічне - якщо не сповістити Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO, надалі також - Відомство) про факт зміни власника ТМ ЄС, новий власник (правонаступник) нестиме ризики обмеження своїх прав у зв'язку з відповідною торговельною маркою, оскільки перед Відомством, як і перед третіми особами, які отримуватимуть інформацію з загальнодоступних ресурсів Відомства, він не будете значитися, як власник торговельної марки.

Що стосується порядку повідомлення Відомства про факт передання прав на ТМ ЄС, то варто враховувати наступне.

Для повідомлення Відомства про зміну власника ТМ ЄС необхідно звернутися до нього із заявою про реєстрацію передання прав на торговельну марку (an Application for Registration of a Transfer).

З такою заявою може звернутися або правовласник (його представник), або правонаступник (його представник), або правовласник (його представник) спільно з правонаступником (його представником).

Заява має містити наступну інформацію:

• дані ТМ, з приводу якої подається заява;
• дані правонаступника;
• дані представника, якщо правонаступник призначає або змінює призначеного правовласником представника.

Разом із заявою до Відомства мають бути подані докази передання прав на торговельну марку.

Таким доказом може бути договір або витяг з договору про передання прав на торговельну марку.

Проте, надавати Відомству договір про передання прав на торговельну марку немає необхідності, якщо:

правонаступник або його представник подає заяву разом з письмовою декларацією, підписаною правовласником чи його представником, яка підтверджує, що правовласник погоджується з реєстрацією передання прав;

правовласник або його представник подає заяву разом з письмовою декларацією, підписаною правонаступником чи його представником, яка підтверджує, що правонаступник погоджується з реєстрацією передання прав;

заява підписана і правовласником (або його представником), і правонаступником (або його представником);

разом із заявою подається заповнена форма про передання прав (a transfer form), підписана і правовласником (або його представником), і правонаступником (або його представником).

Таким чином, договір про передання прав на торговельну марку - далеко не єдиний спосіб підтвердити перед Відомством факт зміни власника ТМ.

Окрім того, і перелічені вище способи підтвердження не є виключними, правовласник та/або правонаступник можуть надати Відомству будь-який інший документ, який підтверджує, що відбувся факт передання прав на торговельну марку.

У разі, якщо пакет документів сформований з врахуванням зазначених вимог, і Відомство не має сумнівів щодо факту передання прав на торговельну марку, останнє вносить зміни до відомостей про відповідну ТМ.

Важливо відмітити, що на відміну від України, де виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку можна передати тільки після її реєстрації, а на етапі до її реєстрації (на етапі заявки на реєстрацію торговельної марки) можна передати тільки право на отримання свідоцтва на торговельну марку, щодо заявки на ТМ ЄС застосовуються ті самі описані вище правила, що й щодо зареєстрованої ТМ ЄС.