Реєстрація торгової марки в США

Пропонуємо розглянути покрокову процедуру реєстрації торговельної марки (надалі також - ТМ) в США.

Написати нам можна тут.

Перший крок. Підготовка до подання торговельної марки на реєстрацію.

Це так званий підготовчий етап, на якому майбутній заявник самостійно або разом зі своїм представником мають визначитися щодо наступних питань:

виду ТМ, яка буде подаватися на реєстрацію - словесна, зображувальна, комбінована, звукова, об'ємна тощо;
формату ТМ, яка буде подаватися на реєстрацію - т.зв. standard character format - коли позначення виконане без будь-яких прив'язок до особливого шрифту, розміру, кольору, дизайну або т.зв. special form format - коли позначення стилізоване, включає зображення або виконане в кольорі;
переліку товарів та/або послуг, для яких ТМ буде подаватися на реєстрацію (для коректного визначення переліку товарів та/або послуг можна скористатися онлайн інструментом «ID Manual», який пропонується на офіційному сайті патентного відомства США (United States Patent and Trademark Office, скорочено - USPTO));
проведення попереднього пошуку на тотожність та схожість позначення, аби перед поданням ТМ на реєстрацію виявити позначення, які можуть бути підставою для відмови у реєстрації ТМ (з цією метою рекомендуємо скористатися, зокрема, наступними ресурсами: а) Trademark Electronic Search System (TESS), яка містить відомості про всі зареєстровані та подані на реєстрацію на федеральному рівні торговельні марки; б) базами торговельних марок штатів; в) відомостями з мережі Інтернет);
правової підстави (т.зв. filing basis) для подання ТМ на реєстрацію (нагадаємо, що серед найбільш поширених виділяють дві - «use in commerce basis» та «intent-to-use basis»; першу необхідно обрати, якщо на момент подання торговельної марки на реєстрацію вона вже використовується в США на території більш, ніж двох штатів в торгівлі та/або у сфері надання послуг щодо всіх товарів та/або послуг, для яких вона подається на реєстрацію; другу необхідно обрати, якщо на момент подання торговельної марки на реєстрацію вона ще не використовується, але планується використовуватися);
необхідності залучення місцевого представника (т.зв. U.S.-licensed attorney).

Другий крок. Підготовка та подання заявки на реєстрацію торговельної марки до патентного відомства США.

Заявка на реєстрацію ТМ в США подається в електронному вигляді через т.зв. Trademark Electronic Application System (TEAS).

При поданні заявки залежно від характеристик та особливостей ТМ, що подається на реєстрацію, можна обрати TEAS Plus-форму або TEAS Standard-форму (з особливостями кожної з них детальніше можна ознайомитися тут).

Третій крок. Експертиза поданої на реєстрацію торговельної марки.

Після подання заявки на реєстрацію ТМ їй присвоюється номер та дата подання, після чого вона передається на розгляд до експерта (т.зв. examining attorney). Експерт перевіряє заявку на предмет її відповідності встановленим законодавством вимогам. Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, вона передається для публікації в офіційному бюлетені патентного відомства США. З моменту публікації відомостей про заявку в офіційному бюлетені будь-яка третя особа протягом 30 днів з моменту публікації може подати до патентного відомства заперечення проти реєстрації ТМ. Якщо протягом вказаного строку заперечень проти реєстрації не надійшло або їх розгляд завершився на користь заявника, заявка переходить на наступний етап, який залежить від правової підстави подання ТМ на реєстрацію (т.зв. filing basis). Якщо заявка подавалася на підставі «use in commerce basis», то ТМ реєструється, а заявнику надсилається свідоцтво про реєстрацію. Якщо ж заявка подавалася на підставі «intent-to-use basis», то заявнику надсилається повідомлення про т.зв. допуск ТМ до реєстрації (Notice of Allowance), протягом 6 місяців з моменту отримання якого заявник має або надати докази використання ТМ щодо всіх заявлених товарів та/або послуг (Statement of Use) або подати клопотання про продовження строку для надання таких доказів. Після подання до патентного відомства доказів використання ТМ щодо всіх заявлених товарів та/або послуг (Statement of Use) відбувається їх аналіз, і якщо ці докази є достатніми, то ТМ реєструється, а заявнику надсилається свідоцтво про реєстрацію.

Залишити заявку на реєстрацію ТМ в США.

Вас також можуть зацікавити відповіді на наступні запитання.

Які позначення можуть бути зареєстровані в якості торговельних марок в США?

Чи обов'язково реєструвати торговельну марку в США?

Яке позначення - словесне, зображувальне чи комбіноване краще реєструвати в США в якості торговельної марки?

Чи потрібно залучати представника (патентного повіреного) для реєстрації торговельної марки в США?

Чи варто перед поданням торговельної марки на реєстрацію проводити пошук на тотожність і схожість? Як це зробити?

Як подати заявку на реєстрацію торговельної марки в США?

Яка різниця між TEAS Plus-формою і TEAS Standard-формою? Яку обрати?

Що таке «filing basis» і яку обрати?

Скільки коштує зареєструвати торговельну марку в США?

Чи дозволяє законодавство США використовувати позначку «ТМ» без реєстрації торговельної марки?