Реєстрація торгової марки в США

Зареєструвати торговельну марку (надалі також - ТМ) в США можливо або з використанням Мадридської системи міжнародної реєстрації торговельних марок, або звернувшись безпосередньо в патентне відомство США (United States Patent and Trademark Office, скорочено - USPTO).

В цьому матеріалі надамо відповіді на найпоширеніші запитання, які виникають у зв'язку з реєстрацією ТМ в США через їх патентне відомство. Написати нам можна тут.

1. Які позначення можуть бути зареєстровані в якості торговельних марок в США?

Торговельною маркою в США може бути слово, фраза, символ, зображення, їх комбінація, а також запах, колір, звук тощо. За загальним правилом в США в якості ТМ може бути зареєстроване будь-яке позначення, якщо воно здатне вказувати на джерело походження відповідних товарів та/або послуг. ТМ в США - це позначення, з допомогою якого споживачі можуть ідентифікувати виробника товарів/надавача послуг на ринку.

2. Чи обов'язково реєструвати торговельну марку в США?

Реєстрація ТМ в США - це право, а не обов'язок.

У США можливим є використання торговельної марки без її реєстрації. Мова йде про т.зв. common law rights - торговельна марка набуває правової охорони через її використання, але така правова охорона діє виключно в межах того географічного регіону, де торговельна марка використовується.

Що ж стосується реєстрації торговельних марок в США, то вона можлива на рівні штатів і на федеральному рівні. Зареєстрована ТМ в конкретному штаті (т.зв. state trademark registration) має правову охорону виключно в межах такого штату, натомість зареєстрована ТМ на федеральному рівні (т.зв. federal trademark registration) має правову охорону на всій території США.

3. Яке позначення - словесне, зображувальне чи комбіноване краще реєструвати в США в якості торговельної марки?

Відповідь на це запитання не може бути універсальною, адже залежатиме від індивідуальних потреб і можливостей конкретної особи.

Однак при прийнятті рішення варто враховувати певні особливості.

У США прийнято виділяти два формати торговельних марок - т.зв. standard character format - коли позначення виконане без будь-яких прив'язок до особливого шрифту, розміру, кольору, дизайну й т.зв. special form format - коли позначення стилізоване, включає зображення або виконане в кольорі.

Так ось торговельні марки, виконані в т.зв. standard character format, мають найбільш широкий обсяг правової охорони.   

4. Чи потрібно залучати представника (патентного повіреного) для реєстрації торговельної марки в США?

Відповідь на це запитання залежить від того, чи має особа-заявник постійне місце проживання в США. Якщо так - залучення професійного представника не обов'язкове, якщо ні - обов'язкове. У другому випадку вся комунікація з патентним відомством США від імені особи-заявника має вестися т.зв. U.S.-licensed attorney.

5. Чи варто перед поданням торговельної марки на реєстрацію проводити пошук на тотожність і схожість? Як це зробити?

Проведення попереднього пошуку на тотожність і схожість позначення не є обов'язковим, але вкрай бажаним.

Такий пошук може бути проведений самостійно особою-заявником або за її дорученням представником (патентним повіреним).

Пошук в США рекомендуємо проводити з використанням, зокрема, наступних ресурсів:

• Trademark Electronic Search System (TESS), яка містить відомості про всі зареєстровані та подані на реєстрацію на федеральному рівні торговельні марки;
• баз торговельних марок штатів;
• мережі Інтернет.

З огляду на необхідність професійних знань для аналізу отриманої в процесі пошуку інформації, наполегливо рекомендуємо для його проведення залучати фахівця у сфері інтелектуальної власності.

Залишити заявку на реєстрацію ТМ в США.

Вас також можуть зацікавити відповіді на наступні запитання.

Як подати заявку на реєстрацію торговельної марки в США?

Яка різниця між TEAS Plus-формою і TEAS Standard-формою? Яку обрати?

Що таке «filing basis» і яку обрати?

Скільки коштує зареєструвати торговельну марку в США?

Чи дозволяє законодавство США використовувати позначку «ТМ» без реєстрації торговельної марки?

Чи варто при реєстрації торговельної марки в США вказувати колір як її відмітну ознаку?

Який строк дії реєстрації торговельної марки в США?

Чи можна зареєструвати торговельну марку в США без її використання на території США?

Чи можна в США в одній заявці подати на реєстрацію серію торговельних марок?

Які докази необхідно подати в патентне відомство США, аби довести факт використання торговельної марки?