ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

По договору о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку одна сторона (лицо, имеющее исключительные имущественные права), передает второй стороне частично или в полном объеме эти права в соответствии с законом и на определенных договором условиях.
 

Договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку, среди прочего, должен содержать следующие условия:

  • информацию о сторонах договора и их местонахождении (месте жительства);
  • информацию о торговой марке, исключительные имущественные права по которой передаются (номер и дата свидетельства);
  • объем прав, передаваемых по торговой марке (перечень товаров и услуг с указанием классов МКТУ, на которые распространяется передача прав);
  • сроки и порядок передачи торговой марки;
  • размер вознаграждения за передачу исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку и порядок расчетов.

 

Обращаем Ваше внимание, что исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на ТМ могут быть переданы только в пределах срока действия свидетельства на эту ТМ.  
 

Факт передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на ТМ подлежит обязательной государственной регистрации, проводимой Укрпатентом на основании поданного одной из сторон договора или ее представителем пакета документов, состоящего из:

  • заявления о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений в 1 экземпляре;
  • договора или нотариально заверенного извлечения из договора о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на ТМ в 3 экземплярах;
  • документа об уплате сбора за опубликование сведений в 1 экземпляре;
  • доверенности (если документы представляет представитель стороны договора) в 1 экземпляре.

  

Сбор за опубликование сведений о передаче права собственности на торговую марку составляет 2 400,00 гривен
  

Если у Вас возникает вопрос, подавать в Укрпатент договор или извлечение из договора, отвечаем. Это зависит исключительно от того, насколько Вы и другая сторона по договору готовы и имеете право раскрывать его условия третьим лицам, в том числе Укрпатенту. Чаще всего клиентами принимается решение о представлении извлечения из договора из-за нежелания раскрывать финансовые аспекты такого договора.  
  

Если Вы подаете извлечение из договора, то оно обязательно должно содержать следующую информацию:

  • информацию о сторонах договора и их местонахождении (месте жительства);
  • информацию о предмете договора;
  • номер свидетельства;
  • перечень товаров и услуг с указанием классов МКТУ, на которые распространяется передача исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности.

 

На основе вышеперечисленных документов Укрпатент в течение 2 месяцев с даты их поступления принимает решение о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку.   

 

По результатам процедуры на адрес для переписки, указанный в заявлении о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений, Укрпатент направляет 2 экземпляра договора или 2 экземпляра извлечения из договора, по которому опубликованы и внесены в реестр (реестр договоров) сведения и 1 экземпляр решение о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений. 

Новое свидетельство не выдается за исключением случаев, когда исключительные имущественные права интеллектуальной собственности передаются частично (например, по отдельным товарам или услугам в пределах одного класса МКТУ или не по всем перечисленным в свидетельстве классам).

Заказать подготовку договора о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на ТМ.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

По лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование торговой марки (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом положений законодательства.


Лицензионный договор, среди прочего, должен содержать следующие условия:

  • информацию о сторонах договора и их местонахождении (месте жительства);
  • информацию о торговой марке, право на использование которой предоставляется;
  • вид лицензии;
  • информацию о способах использования торговой марки;
  • информацию о территории использования торговой марки;
  • информацию о сроке, в течение которого разрешено использование торговой марки;
  • условие, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг владельца свидетельства и он будет осуществлять контроль за исполнением этого условия;
  • информацию о размере, порядке и сроке выплаты вознаграждения за использование торговой марки.


Вид лицензии.

Выделяют следующие виды лицензий:

  • исключительная лицензия;
  • единичная лицензия;
  • неисключительная лицензия.


Если Вы – владелец свидетельства на торговую марку, для Вас, конечно, более выгодна неисключительная лицензия, если Вы – лицо, желающее получить лицензию на использование чьей-то торговой марки, Вам более выгодна исключительная лицензия. Однако, конечно, подбор вида лицензии – дело довольно индивидуальное.

Если Вы в лицензионном договоре не определили вид лицензии, то считается, что предоставляется неисключительная лицензия.

Информация о способах использования торговой марки.
Должна включать сведения о перечне товаров и услуг с указанием классов МКТУ, на которые распространяется лицензия, а также сведения о том, каким образом лицензиат имеет право использовать Вашу торговую марку.

Использованием торговой марки признается:

  • нанесение ее на любой товар, для которого торговая марка зарегистрирована, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением торговой марки с целью предложения для продажи, предложения его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);
  • применение ее при предложении и предоставлении какой-либо услуги, для которой торговая марка зарегистрирована;
  • применение ее в деловой документации или в рекламе и сети Интернет.


Может быть предоставлено право на использование Вашей ТМ всеми вышеперечисленными способами или же конкретным исчерпывающим перечнем способов.

Информация о территории использования торговой марки.
Поскольку торговая марка характеризуется так называемым территориальным принципом действия, то есть имеет правовую охрану только на территории, для которой зарегистрирована, Вы в качестве владельца свидетельства на ТМ можете предоставить право лицензиату использовать ее на территории действия свидетельства, то есть на всей территории Украины, а можете ограничить такое использование определенной территорией, например Житомирской областью или Подольским районом города Киева. Этот пункт имеет особое значение в части условия о неконкуренции лицензиата с собственником свидетельства, выдающим лицензию, и особенно часто применяется в договорах франчайзинга.

Если в лицензионном договоре отсутствует условие о территории, на которую распространяются предоставленные права на использование торговой марки, действие лицензии распространяется на территорию Украины.

Информация о сроке, в течение которого разрешено использование торговой марки.
Срок действия лицензии определяется по договоренности сторон лицензионного договора, однако Вы должны помнить, что он не может превышать срока действия имущественных прав на торговую марку, т.е. если свидетельство на ТМ действительно до 30.11.2021 года, лицензия не может быть выдана до 31.12.2021 года.

Если в лицензионном договоре не определен срок действия лицензии, считается, что она выдана на оставшийся срок до истечения срока действия исключительного имущественного права на торговую марку, но не более чем на 5 лет.

Информация о размере, порядке и сроке выплаты вознаграждения за использование торговой марки.
Существуют следующие виды вознаграждения за использование ТМ:

  • паушальный платеж – одноразовый платеж, который выплачивается лицензиару за предоставление им лицензии;
  • роялти - периодические платежи, уплачиваемые в конкретно определенный, повторяющийся через определенный период срок или в зависимости, например, от объемов производства или реализации продукции;
  • комбинированные платежи, которые могут включать, например, единовременный платеж в четко определенной сумме, уплачиваемый после заключения договора, и периодические платежи в зависимости от характеристик производства/реализации.


Лицензионные договоры не подлежат обязательной государственной регистрации, однако таковая может осуществляться по инициативе стороны (сторон) договора.  

 

Пакет документов, который может представляться одной из сторон или ее представителем в Укрпатент, должен содержать следующие документы:

  • заявление о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений – 1 экземпляр;
  • договор или нотариально заверенное извлечение из лицензионного договора - 3 экземпляра;
  • документ об уплате сбора за опубликование сведений – 1 экземпляр;
  • доверенность (если документы представляет представитель стороны договора) - 1 экземпляр.


Если Вы подаете извлечение из договора, то оно обязательно должно содержать следующую информацию:

  • информацию о сторонах договора и их местонахождении (месте жительства);
  • информацию о предмете договора;
  • номер свидетельства;
  • перечень товаров и услуг с указанием классов МКТУ, на которые распространяется право на использование торговой марки;
  • объем передаваемых прав;
  • вид лицензии;
  • срок действия лицензионного договора;
  • территория действия лицензионного договора;
  • условие, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг владельца свидетельства и он будет осуществлять контроль за исполнением этого условия.  


Сбор за опубликование сведений о выдаче лицензии на использование ТМ составляет 2 400,00 гривен.
 

На основе вышеперечисленных документов Укрпатент в течение 2 месяцев с даты их поступления принимает решение о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений о выдаче лицензии на использование торговой марки.


По результатам процедуры на адрес для переписки, указанный в заявлении о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений, Укрпатент направляет 2 экземпляра договора или 2 экземпляра извлечения из договора, по которому опубликованы и внесены в реестр (реестр договоров) сведения и 1 экземпляр решение о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений.

Заказать
подготовку лицензионного договора.

01

Исключительная лицензия

выдается только одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере (простыми словами на примере: Вы предоставляете третьему лицу исключительную лицензию на использование Вашей ТМ для производства кофейных напитков с молоком (одна из позиций 30 класса МКТУ, Ваша ТМ зарегистрирована для всех позиций 30 класса), учитывая суть исключительной лицензии, Вы, выдав такую лицензию, сами не сможете использовать Вашу ТМ для производства кофейных напитков с молоком и не сможете выдать еще одну такую лицензию для производства кофейных напитков с молоком).
02

Единичная лицензия

выдается только одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, но не исключает возможности использования лицензиаром этого объекта в указанной сфере (простыми словами на примере: Вы предоставляете третьему лицу единичную лицензию на использование Вашей ТМ для производства кофейных напитков с молоком (одна из позиций 30 класса МКТУ, Ваша ТМ зарегистрирована для всех позиций 30 класса), учитывая суть единичной лицензии, Вы, выдав такую лицензию, сами сможете использовать Вашу ТМ для производства кофейных напитков с молоком, но не сможете выдать еще одну такую лицензию для производства кофейных напитков с молоком).
03

Неисключительная лицензия

не исключает возможности использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере (простыми словами на примере: Вы предоставляете третьему лицу неисключительную лицензию на использование Вашей ТМ для производства кофейных напитков с молоком (одна из позиций 30 класса МКТУ, Ваша ТМ зарегистрирована для всех позиций 30 класса), учитывая суть неисключительной лицензии, Вы, выдав такую лицензию, сами сможете использовать Вашу ТМ для производства кофейных напитков с молоком и сможете выдать еще множество таких лицензий для производства кофейных напитков с молоком).

Другие услуги

Бесплатная консультация

Чтобы получить бесплатную консультацию по Вашему вопросу, позвоните, пожалуйста, нам по телефону +38 (096) 769-55-91 или оставьте свои контакты, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.