ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
По лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование торговой марки (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом положений законодательства.
Лицензионный договор, среди прочего, должен содержать следующие условия:
- информацию о сторонах договора и их местонахождении (месте жительства);
- информацию о торговой марке, право на использование которой предоставляется;
- вид лицензии;
- информацию о способах использования торговой марки;
- информацию о территории использования торговой марки;
- информацию о сроке, в течение которого разрешено использование торговой марки;
- условие, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг владельца свидетельства и он будет осуществлять контроль за исполнением этого условия;
- информацию о размере, порядке и сроке выплаты вознаграждения за использование торговой марки.
Вид лицензии.
Выделяют следующие виды лицензий:
- неисключительная лицензия.
Если Вы – владелец свидетельства на торговую марку, для Вас, конечно, более выгодна неисключительная лицензия, если Вы – лицо, желающее получить лицензию на использование чьей-то торговой марки, Вам более выгодна исключительная лицензия. Однако, конечно, подбор вида лицензии – дело довольно индивидуальное.
Если Вы в лицензионном договоре не определили вид лицензии, то считается, что предоставляется неисключительная лицензия.
Информация о способах использования торговой марки.
Должна включать сведения о перечне товаров и услуг с указанием классов МКТУ, на которые распространяется лицензия, а также сведения о том, каким образом лицензиат имеет право использовать Вашу торговую марку.
Использованием торговой марки признается:
- нанесение ее на любой товар, для которого торговая марка зарегистрирована, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением торговой марки с целью предложения для продажи, предложения его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);
- применение ее при предложении и предоставлении какой-либо услуги, для которой торговая марка зарегистрирована;
- применение ее в деловой документации или в рекламе и сети Интернет.
Может быть предоставлено право на использование Вашей ТМ всеми вышеперечисленными способами или же конкретным исчерпывающим перечнем способов.
Информация о территории использования торговой марки.
Поскольку торговая марка характеризуется так называемым территориальным принципом действия, то есть имеет правовую охрану только на территории, для которой зарегистрирована, Вы в качестве владельца свидетельства на ТМ можете предоставить право лицензиату использовать ее на территории действия свидетельства, то есть на всей территории Украины, а можете ограничить такое использование определенной территорией, например Житомирской областью или Подольским районом города Киева. Этот пункт имеет особое значение в части условия о неконкуренции лицензиата с собственником свидетельства, выдающим лицензию, и особенно часто применяется в договорах франчайзинга.
Если в лицензионном договоре отсутствует условие о территории, на которую распространяются предоставленные права на использование торговой марки, действие лицензии распространяется на территорию Украины.
Информация о сроке, в течение которого разрешено использование торговой марки.
Срок действия лицензии определяется по договоренности сторон лицензионного договора, однако Вы должны помнить, что он не может превышать срока действия имущественных прав на торговую марку, т.е. если свидетельство на ТМ действительно до 30.11.2021 года, лицензия не может быть выдана до 31.12.2021 года.
Если в лицензионном договоре не определен срок действия лицензии, считается, что она выдана на оставшийся срок до истечения срока действия исключительного имущественного права на торговую марку, но не более чем на 5 лет.
Информация о размере, порядке и сроке выплаты вознаграждения за использование торговой марки.
Существуют следующие виды вознаграждения за использование ТМ:
- паушальный платеж – одноразовый платеж, который выплачивается лицензиару за предоставление им лицензии;
- роялти - периодические платежи, уплачиваемые в конкретно определенный, повторяющийся через определенный период срок или в зависимости, например, от объемов производства или реализации продукции;
- комбинированные платежи, которые могут включать, например, единовременный платеж в четко определенной сумме, уплачиваемый после заключения договора, и периодические платежи в зависимости от характеристик производства/реализации.
Лицензионные договоры не подлежат обязательной государственной регистрации, однако таковая может осуществляться по инициативе стороны (сторон) договора.
Пакет документов, который может представляться одной из сторон или ее представителем в Укрпатент, должен содержать следующие документы:
- заявление о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений – 1 экземпляр;
- договор или нотариально заверенное извлечение из лицензионного договора - 3 экземпляра;
- документ об уплате сбора за опубликование сведений – 1 экземпляр;
- доверенность (если документы представляет представитель стороны договора) - 1 экземпляр.
Если Вы подаете извлечение из договора, то оно обязательно должно содержать следующую информацию:
- информацию о сторонах договора и их местонахождении (месте жительства);
- информацию о предмете договора;
- номер свидетельства;
- перечень товаров и услуг с указанием классов МКТУ, на которые распространяется право на использование торговой марки;
- объем передаваемых прав;
- вид лицензии;
- срок действия лицензионного договора;
- территория действия лицензионного договора;
- условие, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг владельца свидетельства и он будет осуществлять контроль за исполнением этого условия.
Сбор за опубликование сведений о выдаче лицензии на использование ТМ составляет 2 400,00 гривен.
На основе вышеперечисленных документов Укрпатент в течение 2 месяцев с даты их поступления принимает решение о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений о выдаче лицензии на использование торговой марки.
По результатам процедуры на адрес для переписки, указанный в заявлении о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений, Укрпатент направляет 2 экземпляра договора или 2 экземпляра извлечения из договора, по которому опубликованы и внесены в реестр (реестр договоров) сведения и 1 экземпляр решение о публикации и внесении в реестр (реестр договоров) сведений.
Заказать подготовку лицензионного договора.
