Как оформить передачу прав на торговую марку Европейского Союза?

Владелец торговой марки Европейского Союза (далее также - ТМ ЕС) имеет право передать права на нее третьему лицу. О том, как это сделать правильно, и поговорим дальше.

В Украине, например, передача исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку предусматривает два, неотделимых друг от друга этапа, - сначала стороны, правообладатель и правопреемник, должны достичь согласия по всем существенным условиям передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку, что находит закрепление в заключенном между ними одноименном договоре, а далее, чтобы такое закрепление вступило в юридическую силу, стороны обязаны позаботиться о выполнении формальностей перед национальным патентным ведомством относительно государственной регистрации факта передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности.

В Европейском Союзе действует схожий механизм, но со своими особенностями.

Регистрация факта передачи прав на ТМ ЕС не является обязательной, то есть для придания юридической силы такому факту сторонам, правообладателю и правопреемнику, достаточно прийти к согласию по всем существенным условиям, заключив соответствующий договор. Однако, хотя регистрация факта передачи прав на ТМ ЕС и не является обязательной, мы рекомендуем не игнорировать ее. Объяснение такой рекомендации достаточно логично - если не известить Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO, в дальнейшем также - Ведомство) о факте смены владельца ТМ ЕС, новый владелец (правопреемник) будет нести риски ограничения своих прав в связи с соответствующей торговой маркой, поскольку перед Ведомством, как и перед третьими лицами, получающими информацию из общедоступных ресурсов Ведомства, он не будет числиться как владелец торговой марки.

Что касается порядка уведомления Ведомства о факте передачи прав на ТМ ЕС, то следует учитывать следующее.

Для уведомления Ведомства об изменении владельца ТМ ЕС необходимо обратиться к нему с заявлением о регистрации передачи прав на торговую марку (an Application for Registration of a Transfer).

С таким заявлением может обратиться либо правообладатель (его представитель), либо правопреемник (его представитель), либо правообладатель (его представитель) совместно с правопреемником (его представителем).

Заявление должно содержать следующую информацию:

• данные ТМ, относительно которой подается заявление;
• данные правопреемника;
• данные представителя, если правопреемник назначает или изменяет назначенного правообладателем представителя.

Вместе с заявлением в Ведомство должны быть поданы доказательства передачи прав на торговую марку.

Таким доказательством может быть договор или извлечение из договора о передаче прав на торговую марку.

Однако, предоставлять Ведомству договор о передаче прав на торговую марку нет необходимости, если:

правопреемник или его представитель подает заявление вместе с письменной декларацией, подписанной правообладателем или его представителем, подтверждающей, что правообладатель соглашается с регистрацией передачи прав;

правообладатель или его представитель подает заявление вместе с письменной декларацией, подписанной правопреемником или его представителем, подтверждающей, что правопреемник соглашается с регистрацией передачи прав;

заявление подписано и правообладателем (либо его представителем), и правопреемником (либо его представителем);

вместе с заявлением подается заполненная форма о передаче прав (a transfer form), подписанная и правообладателем (или его представителем), и правопреемником (или его представителем).

Таким образом, договор о передаче прав на торговую марку – далеко не единственный способ подтвердить перед Ведомством факт смены владельца ТМ.

Кроме того, и вышеперечисленные способы подтверждения не являются исключительными, правообладатель и/или правопреемник могут предоставить Ведомству любой другой документ, подтверждающий, что произошел факт передачи прав на торговую марку.

В случае, если пакет документов сформирован с учетом указанных требований, и Ведомство не сомневается в факте передачи прав на торговую марку, последнее вносит изменения в сведения о соответствующей ТМ.

Важно отметить, что в отличие от Украины, где исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку можно передать только после ее регистрации, а на этапе ее регистрации (на этапе заявки на регистрацию торговой марки) можно передать только право на получение свидетельства на торговую марку, относительно заявки на ТМ ЕС применяются те же, описанные выше правила, что и относительно зарегистрированной ТМ ЕС.