КАКУЮ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ ВЫБРАТЬ - ОБЫЧНУЮ ИЛИ УСКОРЕННУЮ? В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ?

Недавно один из наших клиентов, который принял решение зарегистрировать торговую марку (далее также - ТМ), попросил нас подробнее рассказать о разнице между обычной и ускоренной процедурами регистрации ТМ, и главный вопрос, который его волновал, звучал примерно так: «А какие преимущества я получу, если выберу ускоренную процедуру регистрации ТМ?» Нам показалось, что этот вопрос может интересовать и Вас, поэтому было решено посвятить ответу на него отдельную публикацию.

Как Вы наверняка знаете, в Украине существуют две процедуры регистрации ТМ - обычная, которая длится ориентировочно 1 год 9 месяцев - 2 года, и ускоренная, которая длится ориентировочно 7-9 месяцев. Подробно ознакомиться с особенностями каждой из процедур Вы можете в материалах «Регистрация торговой марки в Украине» и «Ускоренная регистрация торговой марки» соответственно. Чтобы не повторяться, отметим лишь, что основная разница между указанными процедурами заключается в сроках регистрации ТМ и стоимости регистрации ТМ.

А в данной публикации перед нами стоит задача очертить, какие преимущества предоставляет ускоренная процедура регистрации ТМ и когда ее следует выбирать.

От нашего клиента, о котором было упомянуто выше, прозвучало следующее утверждение как пояснение к поставленному им вопросу: «Если с момента подачи мной заявки на регистрацию ТМ за мной сохраняется приоритет, то я могу спокойно подождать два года, а в течение этого времени буду продолжать развивать свой бизнес.»
С одной стороны эта формулировка абсолютно логична – для чего нести дополнительные материальные затраты, если острой потребности в свидетельстве о регистрации ТМ нет, однако, в ней кроются определенные риски. Так, как мы уже неоднократно указывали, с момента подачи заявки на регистрацию ТМ за Вами сохраняется так называемый приоритет, который означает, что в случае, если любое третье лицо после Вас подаст на регистрацию тождественное или схожее до степени смешения обозначение с Вашим обозначением для тех же или родственных с ними товаров и (или) услуг, ему будет отказано в регистрации. Однако, следует понимать, что обезопасение себя от рисков, обусловленных ситуацией, описанной выше, не является залогом успешной регистрации Вашего обозначения. Особенно это касается тех, кто самостоятельно подает обозначения на регистрацию без правового сопровождения специалистов в сфере права интеллектуальной собственности. Это объясняется тем, что перед подачей заявки на регистрацию ТМ в таких случаях вряд ли заявителем проводится подробный анализ его обозначения на соответствие условиям предоставления правовой охраны ТМ.
Законодательство Украины содержит ряд оснований для отказа в регистрации ТМ. Ознакомиться с некоторыми из них Вы можете в материале «Получили уведомление о возможном отказе в регистрации торговой марки? Что делать?» Так вот, даже при всестороннем предварительном анализе Вашего обозначения специалистом на предмет его соответствия условиям предоставления правовой охраны ТМ аннулировать абсолютно все риски, связанные с возможным отказом в регистрации, особенно если речь идет о так называемых «спорных» обозначениях, практически невозможно. Максимально минимизировать – да, аннулировать – практически невозможно, поэтому Вам стоит задуматься, если Вам дают гарантию 100%, что Ваше обозначение будет зарегистрировано. Возвращаясь к утверждению нашего клиента, смоделируем ситуацию: заявка на регистрацию ТМ по обычной процедуре подана, обозначение активно используется в предпринимательской деятельности, что, как Вы понимаете, требует существенных материальных вложений, проходит 1 год 9 месяцев, эксперт выносит решение о возможном отказе в регистрации обозначения, действия, направленные на преодоление предварительного отказа, не увенчались успехом. Как следствие, время потеряно, средства потеряны, результата нет.
Описанную ситуацию ни в коем случае не следует воспринимать как призыв к выбору исключительно ускоренной процедуры регистрации ТМ. Она лишь является демонстрацией, что при выборе процедуры регистрации ТМ должны быть адекватно сопоставлены потенциальные расходы на ускорение процедуры регистрации ТМ и потенциальные расходы в случае отказа в регистрации ТМ по обычной процедуре. Другими словами, Вы должны сделать для себя вывод: что Вам выгоднее – выбрать ускоренную процедуру и в кратчайший возможный срок получить финальное решение по заявке или выбрать обычную процедуру и нести риск потери Ваших инвестиций в развитие бизнеса в течение срока регистрации ТМ.
Подводя итог по этому блоку, ускоренную процедуру мы рекомендуем применять, если Вы активно развиваете бизнес, связанный с использованием поданной на регистрацию ТМ, и он требует существенных материальных вливаний. Однако, отметим, что каждая ситуация индивидуальна и требует отдельного анализа.
Связан с предыдущим блоком и еще один случай, когда мы рекомендуем применять ускоренную процедуру регистрации ТМ – при опять же активном развитии бизнеса и планах его расширения в ближайшем будущем на иностранные страны, для чего, скорее всего, понадобится международная регистрация ТМ. Преимущество такого подхода заключается в минимизации рисков, связанных с отказом в регистрации Вашего обозначения не только в Украине, но и в иностранных странах, поскольку, если международная заявка по Мадридской системе будет подана на основе национальной заявки, а в Украине Вам будет отказано в регистрации ТМ, аннулирована будет и международная регистрация ТМ, что приведет к материальным потерям. Если же Вы выберите ускоренную процедуру регистрации ТМ в Украине, Вы можете воспользоваться следующим механизмом: подача заявки на регистрацию ТМ в Украине - получение через 6 месяцев решения о регистрации ТМ (свидетельство о регистрации ТМ можно не ждать) - подача международной заявки на регистрацию ТМ на основе национальной заявки, но с пониманием, что положительное решение о регистрации ТМ в Украине за Вами. Преимуществом ускоренной процедуры регистрации ТМ в данном случае является еще и сохранение приоритета за Вами при подаче международной заявки, который заключается в том, что в случае, если Вы подали международную заявку в течение 6 месяцев с момента подачи национальной заявки, международная заявка будет считаться поданной в дату подачи национальной заявки.

Еще одним существенным преимуществом ускоренной процедуры регистрации ТМ является возможность приблизить момент, когда Ваша ТМ будет активно работать на Вас. Речь о случаях, когда Вы, например, перед подачей заявки на регистрацию ТМ уже долгое время используете Ваше обозначение в своей деятельности, и оно на рынке имеет сформированную репутацию и узнаваемость, что позволяет Вам предлагать его к использованию третьими лицами путем предоставления лицензий или заключения договоров коммерческой концессии (договоров франчайзинга). Скажем, Вы получили привлекательное предложение от третьего лица, желающего использовать Ваше обозначение на условиях лицензионного договора (а как Вы знаете, лицензионный договор, как и договор франчайзинга, может быть заключен только если Ваше обозначение зарегистрировано как ТМ, и Вы приобрели на него права, удостоверяемые свидетельством о регистрации ТМ). Воспользовавшись ускоренной процедурой регистрации ТМ, Вы в кратчайший возможный срок можете получить свидетельство о регистрации ТМ и предоставить право на ее использование третьему лицу. Очевидно, что в таком случае Ваши расходы на ускоренную процедуру регистрации будут окуплены.
И наконец не могли обойти вниманием еще одно важное преимущество ускоренной процедуры регистрации ТМ - получение в кратчайший возможный срок домена первого уровня (.ua). Это особенно важно для определенных сфер деятельности, которые, как правило, связаны с предоставлением услуг/продажей товаров исключительно через Интернет, поскольку домен первого уровня способствует большему доверию к сайту и его лучшему продвижению среди поисковых систем. А напомним, что без свидетельства о регистрации ТМ получить домен .ua невозможно.
Подытоживая все указанное выше, нельзя обойти вниманием тот факт, что выбирать ускоренную процедуру регистрации ТМ или нет - решение, которое Вы должны принять для себя самостоятельно, однако, такое решение должно быть принято, по нашему глубокому убеждению, в зависимости от особенностей Вашей ситуации. Унифицированных подходов, к сожалению или к счастью, быть не может.
Также подчеркиваем, что преимущества ускоренной процедуры регистрации ТМ, описанные нами выше, не могут восприниматься Вами, как призыв к действию. Мы акцентируем Ваше внимание, что правильное решение о выборе процедуры регистрации ТМ может быть принято только на основе глубинного анализа характеристик Вашей деятельности и ее потребностей.
В случае необходимости консультации оставьте, пожалуйста, Вашу заявку, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.