ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ? ЧТО ДЕЛАТЬ?

Прежде всего не паниковать.

Предварительный отказ – это еще не окончательное решение, а потому есть все шансы на успешную регистрацию Вашей торговой марки (далее – ТМ).

Алгоритм Ваших действий, направленных на преодоление предварительного отказа в регистрации ТМ должен выглядеть следующим образом.

І. Анализ оснований, которыми эксперт аргументирует возможный отказ в регистрации Вашей ТМ.

Основаниями для отказа в регистрации ТМ могут быть:

• ТМ противоречит публичному порядку, общепризнанным принципам морали;
• ТМ изображает или имитирует государственные гербы, флаги и другие государственные символы (эмблемы), официальные полные или сокращенные названия государств или международные буквенные коды государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия без разрешения соответствующего компетентного органа или владельца;
• ТМ не имеет различительной способности и не приобрела такую ​​вследствие ее использования;
• ТМ состоит только из обозначений, состоящих только из обозначений, которые являются общеупотребительными в современном языке или в добросовестной и установившейся торговой практике в отношении товаров и услуг;
• ТМ состоит только из обозначений или данных, которые являются описательными при использовании указанных в заявке товаров и услуг или в связи с ними, свидетельствуют о виде, качестве, составе, количестве, свойствах, предусмотренном назначении, ценности товаров и услуг, географическом происхождении, месте и времени изготовления или сбыта товаров или оказания услуг или других характеристиках товаров или услуг;
• ТМ может ввести в заблуждение относительно товаров или услуг, в частности их свойства, качества или географического происхождения;
• ТМ может ввести в заблуждение в отношении лица, производящего товар или оказывающего услугу;
• ТМ состоит только из обозначений, являющихся общеупотребительными символами и терминами;
• ТМ отражает только форму, которая обусловлена ​​природным состоянием товара или необходимостью получения технического результата, или которая придает товару существенную ценность;
• ТМ воспроизводит название сорта растений, зарегистрированного или заявленного на регистрацию в Украине или которому предоставлена ​​правовая охрана в соответствии с международным договором Украины до даты подачи заявки на торговую марку, содержащую такое обозначение, и если заявленное обозначение касается сорта растений того же или родственного вида;
• ТМ содержит географические указания, зарегистрированные или заявленные на регистрацию в Украине или которым предоставлена ​​правовая охрана в соответствии с международным договором Украины до даты подачи заявки на торговую марку, содержащую такое указание, а если заявлено приоритет - до даты приоритета для таких же или родственных с ними товаров, если при использовании заявленного обозначения используется репутация географического указания и/или заявленное обозначение вводит в заблуждение относительно особого качества, характеристик и действительного происхождения товара;
• ТМ на дату подачи заявки или если заявлен приоритет, то на дату приоритета тождественна или схожа настолько, что ее можно спутать, в частности, ассоциировать с торговыми марками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных им товаров и услуг и т.д. 

Как Вы заметили, существует достаточно большое количество оснований для отказа в регистрации ТМ. Обращаем Ваше внимание, что это лишь часть из них. Полный список Вы можете найти в статье 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Эксперт в уведомлении о возможном отказе в регистрации ТМ может указать как одно, так и несколько оснований, а потому на этом этапе Ваша основная задача - ознакомиться с ними и попытаться по каждому из оснований найти аргументы, свидетельствующие в Вашу пользу.

II. Подготовка мотивированного ответа.
Основная задача мотивированного ответа – убедить эксперта, что основания для отказа в регистрации ТМ, которые он изложил в своем уведомлении, к Вашей ТМ не применимы.
Для этого Вы должны на каждое основание, изложенное экспертом, дать максимально обстоятельный ответ, который опроверг бы его позицию и заставил принять Вашу сторону.

Давайте рассмотрим на примере.
Допустим, Вы получили уведомление о возможном отказе в регистрации Вашего словесного обозначения, поскольку, по мнению эксперта, оно схоже настолько, что его можно спутать с уже зарегистрированной словесной ТМ для тех же товаров и услуг.
Какие аргументы Вы должны изложить в мотивированном ответе на защиту своей позиции?
Сразу хотим Вас предупредить, что каким бы ни было основание для предварительного отказа в регистрации Вашей ТМ, Вы должны реально оценивать свои шансы. Конечно, бороться за свое обозначение следует, но это должна быть разумная борьба. Если Вы подали на регистрацию идентичное с уже зарегистрированной торговой маркой обозначение и всеми силами будете доказывать, что отсутствуют основания для отказа в регистрации Вашего обозначения, очевидно, что закон будет не на Вашей стороне.
Мы же в этом материале говорим о случаях, когда для подготовки и подачи мотивированного ответа есть основания (другими словами, когда Вы не просто убеждены, что Вы хотите и должны зарегистрировать Ваше обозначение как ТМ несмотря ни на что, а когда для этого есть по крайней мере минимальное разумное обоснование).
Итак, возвращаемся к нашему примеру.
Чтобы убедить эксперта, что заявленное Вами на регистрацию обозначение не схоже настолько, что его можно спутать с уже зарегистрированной ТМ, мы рекомендуем Вам продемонстрировать в мотивированном ответе сравнение обоих обозначений по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства.
Ваша задача – выделить признаки, по которым Ваше обозначение явно отличается от противопоставленной Вам ТМ. Если речь идет о звуковом критерии, следует акцентировать внимание на разнице в звучании обозначений, если о графическом критерии - разнице в восприятии обозначений рядовыми потребителями, в частности из-за использования различных алфавитов, шрифтов, чередования заглавных и строчных букв и т.п., если о смысловом критерии - разнице в заложенных в обозначения идей.
Рекомендуем Вам подходить к сравнению обозначений с использованием возможностей Вашей фантазии в полную силу (но, конечно же, в разумных пределах). И помните, что незначительных деталей не существует – то, что Вам может показаться маловажным, на самом деле может стать определяющим фактором. Будьте последовательны в Вашей аргументации. Выложите свои аргументы на бумаге, перечитайте их, при необходимости откорректируйте, дайте себе время еще немного обдумать написанное, перечитайте еще раз, возможно, что-то сможете добавить.

Да, кстати, мотивированный ответ не требует какой-либо конкретной формы, поэтому свои аргументы Вы можете излагать в произвольном порядке. Конечно, советуем указать Вам данные заявителя и номер и дату заявки, относительно которой Вы подаете мотивированный ответ.

ІІІ. Подача мотивированного ответа в Укрпатент.
Когда мотивированный ответ готов, и Вы убеждены, что все аргументы изложены, пора подавать его в Укрпатент. Подать мотивированный ответ Вы можете вручную или воспользовавшись обычной или электронной почтой.
Подача мотивированного ответа не требует уплаты сбора или пошлины, это абсолютно бесплатная возможность, предоставляемая заявителю с целью, чтобы он мог отстоять свою позицию и защитить свое право на регистрацию ТМ, однако, только если мотивированный ответ подается в определенный законом срок.
Подать мотивированный ответ в Укрпатент Вы имеете право в течение двух месяцев с момента получения Вами уведомления о возможном отказе в регистрации ТМ. Настоятельно рекомендуем Вам следить, чтобы не пропустить этот срок, поскольку его возобновление потребует дополнительных затрат, так же, как и его продление.
Так, если двух месяцев Вам мало для подготовки мотивированного ответа, Вы можете ходатайствовать перед Укрпатентом о продлении этого срока до трех месяцев или до шести месяцев. В первом случае это будет стоить 800,00 гривен, во втором случае – 1600,00 гривен. Аналогичная ситуация и с возобновлением срока для подачи мотивированного ответа: за подачу ходатайства о возобновлении срока в течение трех месяцев с момента его истечения Вы должны уплатить 800,00 гривен, за подачу ходатайства о возобновлении срока после трех месяцев, но до шести месяцев после его истечения - 1600,00 гривен.
 

Надеемся, материал выше оказался полезен Вам.

В случае необходимости в квалифицированной подготовке мотивированного ответа на предварительное заключение экспертизы о возможном отказе в регистрации торговой марки, команда arIPat с радостью Вам в этом поможет. Оставьте заявку или свяжитесь с нами по телефону 096 769 5591.