Международная регистрация торговой марки: как расширить правовую охрану по Мадридской системе? Территориальное расширение международной регистрации торговой марки более чем на 120 стран мира.

Территориальное расширение предусматривает право владельца международной регистрации торговой марки расширить перечень стран, где торговая марка будет пользоваться правовой охраной.

К примеру, Вы воспользовались Мадридской системой международной регистрации торговых марок и получили правовую охрану Вашего обозначения в Германии, Соединенных Штатах Америки и Пакистане, однако, со временем у Вас возникла необходимость расширить географию действия Вашей торговой марки еще на Швецию и Индию. Вот именно для этой цели и действует механизм территориального расширения международной регистрации торговой марки, о котором мы с Вами и поговорим.

Прежде всего следует отметить, что территориальное расширение международной регистрации торговой марки возможно исключительно в том случае, когда Ваша торговая марка была зарегистрирована в иностранных странах по Мадридской системе международной регистрации торговых марок. Если Вы регистрировали Вашу торговую марку в иностранных странах путем обращения в каждое из патентных ведомств указанных стран, то механизм территориального расширения международной регистрации торговой марки Вам не доступен.

Что может стать причиной для территориального расширения международной регистрации торговой марки?

Первое. На момент, когда Вы подавали заявление о международной регистрации Вашей торговой марки, потребности в предоставлении ей правовой охраны на территории стран, где Вы хотите получить ее правовую охрану сейчас, не было.

Второе. На момент, когда Вы подавали заявление о международной регистрации Вашей торговой марки, страна, в которой Вы также хотели бы получить правовую охрану Вашей торговой марки, не присоединилась к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее - Протокол). Например, если Вы подавали заявление о международной регистрации Вашей торговой марки в январе 2021 года и хотели получить ее правовую охрану в том числе и в Объединенных Арабских Эмиратах (а по состоянию на январь 2021 года Объединенные Арабские Эмираты еще не присоединились к Протоколу), то с 28 декабря 2021 года, когда для этой страны Протокол вступил в силу, Вы можете воспользоваться механизмом территориального расширения международной регистрации торговой марки на территорию Объединенных Арабских Эмиратов.

В отношении ли всех стран-участниц Мадридского союза доступен механизм территориального расширения международной регистрации торговой марки?

По общему правилу, территориальное расширение международной регистрации торговой марки возможно в отношении любой страны-участницы Мадридского союза.

Однако, существует несколько стран, которые установили, что если сведения о международной регистрации были внесены в Международный реестр до указанной ниже даты, то территориальное расширение международной регистрации торговой марки на их территории не допускается:

 Что же делать в случае, если, например, сведения о международной регистрации Вашей торговой марки внесены в Международный реестр, скажем, 15 сентября 2019 года, а Вы хотели бы воспользоваться механизмом территориального расширения международной регистрации торговой марки и предоставить ей правовую охрану на территории Бразилии?

К сожалению, такой механизм для Вас не доступен.

Однако, у Вас есть два способа получить правовую охрану Вашего обозначения на территории Бразилии (так же, как и на территории остальных четырех стран из списка выше):

• подать новое заявление о международной регистрации торговой марки, воспользовавшись Мадридской системой международной регистрации торговых марок и выбрав Бразилию (и/или другую из четырех стран из списка выше);
• подать заявление о регистрации торговой марки в патентное ведомство Бразилии (или патентное ведомство необходимой Вам страны из списка выше).

Сколько стоит использовать механизм территориального расширения международной регистрации торговой марки?

Международная пошлина, подлежащая уплате в связи с территориальным расширением международной регистрации торговой марки, состоит из:

• основной пошлины (basic fee) в размере 300 швейцарских франков;
• дополнительной пошлины (complementary fee) в размере 100 швейцарских франков за каждую указанную страну, за исключением случаев, когда указанной страной устанавливается индивидуальная пошлина;
• индивидуальной пошлины (fees of contracting parties), которая устанавливается определенными странами и не требует уплаты дополнительной пошлины (complementary fee) (индивидуальная пошлина установлена, например, Канадой, Финляндией, Грузией, Мексикой).

Просчитать стоимость Ваших расходов в связи с территориальным расширением международной регистрации торговой марки Вы можете, воспользовавшись калькулятором.

Если заявление о территориальном расширении международной регистрации торговой марки подается в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - Международное бюро) не непосредственно, а через национальное патентное ведомство (Укрпатент), то дополнительно уплачивается сбор за подачу такого заявления в размере 1600,00 гривен.

 Какой срок действия правовой охраны торговой марки в связи с территориальным расширением международной регистрации торговой марки?
Датой территориального расширения международной регистрации торговой марки, заявление по которому было подано непосредственно в Международное бюро, считается дата его получения последним.
Датой же территориального расширения международной регистрации торговой марки, заявление по которому было подано в Международное бюро через национальное патентное ведомство (Укрпатент), считается дата его получения Укрпатентом, если последним оно было передано Международное бюро в течение двух месяцев с этой даты.
И в первом, и во втором случае срок правовой охраны торговой марки в связи с территориальным расширением международной регистрации торговой марки истекает в ту же дату, что и международная регистрация. Например, если Вы подали заявление о территориальном расширении международной регистрации торговой марки непосредственно в Международное бюро, и на дату получения последним Вашего заявления международная регистрация действовала уже 6 лет, то срок правовой охраны торговой марки в связи с территориальным расширением международной регистрации истечет через 4 года. В связи с указанным необходимо анализировать каждую конкретную ситуацию на предмет того, не целесообразно ли сначала продлить срок действия международной регистрации, а уже затем подать заявление о территориальном расширении международной регистрации торговой марки.

 Какой срок есть у страны для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны торговой марке в связи с территориальным расширением международной регистрации и уведомления об этом Международного бюро?
Как и в отношении международной регистрации, применяются два срока:

• 12 месяцев, если и страна происхождения торговой марки (в нашем случае Украина), и страна, где запрашивается правовая охрана торговой марки, являются участниками как Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, так и Протокола (срок 12 месяцев будет применяться, например, в Португалии, Нидерландах, Франции);
• 18 месяцев, если страна, где запрашивается правовая охрана торговой марки, является участником только Протокола (срок 18 месяцев будет применяться, например, в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве, Турции).

Команда arIPat предоставляет следующие услуги в сфере регистрации торговых марок в иностранных странах:

• регистрация торговых марок по Мадридской системе международной регистрации торговых марок;
• регистрация торговых марок путем обращения в национальные патентные ведомства всех стран мира;
• регистрация торговых марок на территории СНГ;
• территориальное расширение международной регистрации торговых марок;
• сопровождение торговых марок, зарегистрированных в зарубежных странах.